 —————— 注冊商標宣告無效前的使用行為，有可能侵犯他人在先注冊商標權(quán) 黃璞琳 《中華人民共和國商標法》第四十七條，在第一款規(guī)定注冊商標無效宣告后“該注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在”的同時，第二款規(guī)定“宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償?！?/span> 也就是說，注冊商標宣告無效的，其商標專用權(quán)便認定為從來就不存在；不過，在宣告無效前，法院基于該商標在當時為有效注冊商標而做出并已經(jīng)執(zhí)行完畢的商標侵權(quán)判決、裁定、調(diào)解書，市場監(jiān)管部門基于該商標在當時為有效注冊商標而做出并已經(jīng)執(zhí)行完畢的商標侵權(quán)處理決定，以及相關(guān)當事人之間基于該商標在當時為有效注冊商標而訂立并已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者商標使用許可合同，不因該注冊商標宣告無效而推倒重來，盡量保持執(zhí)行或者履行完畢的法律行為的穩(wěn)定，但商標注冊人惡意造成他人損失的應予賠償。 對于商標法第四十七條第二款，實務中還是有不同的理解。尤其是，宣告注冊商標無效的決定或裁定，對原注冊人在注冊商標宣告無效前使用該商標行為，是否有追溯力？原注冊人在其注冊商標宣告無效前使用該商標行為，是否會構(gòu)成對他人在先注冊商標權(quán)的侵犯？實務中確實有不同的觀點。 —————— 如，廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院2025年1月10日，就杭州老板電器股份有限公司訴重慶市永川區(qū)鑫羽佳建材銷售部、深圳市老板青山電器有限公司、廣東發(fā)爾興電器有限公司、中山市全美電子科技有限公司等侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案，所作（2024）粵0307民初37333號民事判決就認為： 《中華人民共和國商標法》第四十七條第二款規(guī)定，“并未明確宣告注冊商標無效的決定或裁定，對宣告無效前商標注冊人自身使用商標的行為是否具有追溯力，即在先的注冊商標權(quán)人是否可以據(jù)此主張在后注冊商標無效前的使用行為構(gòu)成侵權(quán)。”“商標局或商評委關(guān)于準予商標注冊的決定對于商標權(quán)人在內(nèi)的社會公眾均具有一定的公信力，因信賴商標注冊部門的決定而實施的相關(guān)商標使用、許可、轉(zhuǎn)讓或者保護等行為應當受到保護，不能因為注冊商標之后被撤銷或無效而使得原本合法的行為轉(zhuǎn)變?yōu)榍謾?quán)行為，否則基于注冊商標而進行的各種市場活動將缺乏穩(wěn)定性和可預期性，不利于市場主體的交易安全?！钡?，“如果商標注冊人在申請商標注冊時或者使用注冊商標時主觀上存在惡意，即明知其申請注冊或使用的商標侵害他人在先權(quán)利，那么上述提及的商標注冊人值得保護的信賴利益便不復存在。不論注冊商標是否被撤銷或者宣告無效，在先的權(quán)利人均可以主張在后的商標使用行為構(gòu)成侵權(quán)。因此，商標不予注冊、被撤銷或無效的決定、裁定等對于注冊商標撤銷或宣告無效前的使用行為是否具有溯及力，應取決于注冊商標權(quán)利人申請或使用商標是否具有惡意。即注冊商標被撤銷或宣告無效的，對于撤銷或無效之前的商標注冊權(quán)人的使用行為原則上沒有溯及力，但因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。” —————— 又如，重慶市高級人民法院2025年4月29日，就再審申請人西藏朝天驕餐飲管理有限公司與被申請人蜀天橋、歐某某侵害注冊商標專用權(quán)及不正當競爭糾紛案，所作(2025)渝民再25號再審民事判決則認為： 蜀天橋、歐某某再審主張被訴侵權(quán)行為發(fā)生時“朝天橋”是已獲準注冊的商標，其善意使用注冊商標具有受法律保護的信賴利益，善意使用人在注冊商標無效宣告前的使用行為不應被視為侵權(quán)。對此本院認為，根據(jù)朝天驕公司再審提交的證據(jù)，蜀天橋、歐某某被許可使用的兩枚“朝天橋”注冊商標，均已全部被徹底宣告無效。根據(jù)《中華人民共和國商標法》第四十七條規(guī)定，該注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在。因此，蜀天橋、歐某某即使在撤銷裁定生效前的使用行為也缺乏正當?shù)臋?quán)利基礎(chǔ)，亦構(gòu)成侵權(quán)，至于其主觀上是否善意使用不影響商標侵權(quán)的認定。因此，蜀天橋、歐某某主張其行為不構(gòu)成商標侵權(quán)的理由不能成立，本院不予支持。 —————— 個人認為，《中華人民共和國商標法》第四十七條第二款，是有關(guān)無效宣告決定或裁定不具有追溯力的特別例外規(guī)定；對此例外范圍之外的情形，無效宣告決定或裁定就具有追溯力。即：對于無效宣告前，該商標注冊人對被宣告無效注冊商標的使用行為，如果尚未被法院就是否侵犯他人在先注冊商標權(quán)做出生效裁判并執(zhí)行完畢，也尚未被市場監(jiān)管部門（工商部門）就是否侵犯他人在先注冊商標權(quán)做出處理決定并執(zhí)行完畢的，那么，注冊商標無效宣告決定或者裁定就具有追溯力，就應基于該商標自始不存在注冊商標專用權(quán)，而就該商標相關(guān)使用行為是否侵犯他人在先注冊商標權(quán)作出認定。即，宣告無效商標注冊人在其商標被宣告無效前在核定商品服務上的商標使用行為，如果與他人在先注冊商標構(gòu)成相同類似商品服務上的相同近似商標的，就有可能被認定為侵犯他人在先注冊商標權(quán)。 不過，商標注冊實行個案審查原則。因此，注冊商標被宣告無效的，尤其是因為與他人在先注冊商標、在先初審公告商標、在先申請商標構(gòu)成相同類似商品上相同近似商標，而被認定為違反《中華人民共和國商標法》第三十條、第三十一條進而依據(jù)第四十五條宣告注冊商標無效的，商標注冊人主觀上有可能是善意的。即，被宣告無效的注冊商標的注冊人，其主觀上有可能并不知道自己申請注冊的商標與他人在先注冊商標、在先初審公告商標、在先申請商標構(gòu)成相同類似商品上相同近似商標，且商標注冊人對其主觀上“不知道”不存在過錯、不具備“可追責性”。 如果被宣告無效的注冊商標的注冊人主觀上是善意，對其不知道其注冊商標無效事由（如，商品服務是否類似、商標是否近似）不具有“可追責性”，那么，該商標注冊人在該商標被宣告無效前，在該商標核定使用的商品或服務上使用該商標，就該商標進行維權(quán)追究他人侵權(quán)責任，就該商標進行轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用等，也不具有“可追責性”（如，不應該要求其就使用該商標的行為承擔商標侵權(quán)責任）。即，如果被宣告無效的注冊商標的注冊人主觀上是善意，對其不知道其注冊商標無效事由不具有“可追責性”的（如，他人在先申請的注冊商標知名度或顯著性不夠，導致被宣告無效商標的注冊人確實不知道二者商標構(gòu)成相同類似商品服務上的相同近似商標），該宣告無效商標注冊人在其商標被宣告無效前在核定商品服務上的商標使用行為，即使與他人在先注冊商標構(gòu)成相同類似商品服務上的相同近似商標，也不宜要求該宣告無效商標的注冊人承擔商標侵權(quán)賠償責任和行政處罰責任。 |
|
|
